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論“現有技術抗辯”中對“預料不到的技術效果”的考慮

作者:admin 來源:霍本俊 時間:2017-11-16 15:41:43 點擊次數:2841
根據《專利法》第62條及《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》 (法釋〔2009〕21號)第14條規定,現有技術抗辯是專利侵權程序中的不侵權抗辯的重要方式之一。
現有技術抗辯是指在專利侵權糾紛案件中,被控侵權人為了快速解決糾紛,并不選擇專利無效宣告程序來質疑原告專利權的有效性,而是選擇直接在訴訟程序中提出并證明自己所使用的技術屬于現有技術,從而使原告侵權指控不成立(但原告的專利權的有效性是仍然存在的)而免于承擔專利侵權責任的一種抗辯形式。
最高人民法院司法解釋規定“被訴落入專利權保護范圍的全部技術特征,與一項現有技術方案中的相應技術特征相同或者無實質性差異的,人民法院應當認定被訴侵權人實施的技術屬于專利法第六十二條規定的現有技術”,從該規定來看,適用現有技術抗辯時僅需在專利權利要求的技術特征的指引下,對比被控侵權技術方案與現有技術方案的相關技術特征,只要相關技術特征均相同或實質相同,即可認定現有技術抗辯成立,似乎并不需要考慮技術效果,特別是“預料不到的技術效果”。
但是,對于某些特定類型的發明創造,在適用現有技術抗辯時如果不考慮預料不到的技術效果,則會得出現有技術抗辯成立的錯誤認定,造成因現有技術抗辯適用不當而剝奪專利權人合法權利的現象。
以下列舉這些特定類型的發明創造進行具體分析:
一、選擇發明中的現有技術抗辯認定
《專利審查指南2010》中規定了選擇發明是指從現有技術中公開的寬范圍中,有目的地選出現有技術中未提到的窄范圍或個體的發明;并且舉例在一份制備硫代氯甲酸的現有技術對比文件中,催化劑用量比大于0、小于等于100%;一項制備硫代氯甲酸方法的選擇發明,采用了較小的催化劑用量比(0.02%~0.2%),卻產生了預料不到的技術效果
假設有一個被控侵權人實施了制備硫代氯甲酸方法,采用的催化劑用量比為0.1%,被控侵權人提出現有技術抗辯。根據前述的現有技術抗辯適用標準,被控侵權人實施的制備硫代氯甲酸方法確實是現有技術公開的制備硫代氯甲酸方法,催化劑用量比在現有技術公開的范圍內,符合“與一項現有技術方案中的相應技術特征相同或者無實質性差異的”的條件,似乎應當認定現有技術抗辯成立。
但是,從另一方面看,被控侵權人實施的制備硫代氯甲酸方法卻完全落入專利權利要求的保護范圍,屬于相同侵權。即使被控侵權人以該現有技術作為確權程序的對比文件,也不能破壞該專利的新穎性或創造性。
從上述分析可以看出,如果僅對比技術特征,選擇發明中的現有技術抗辯認定存在悖論:專利權穩定有效,被控侵權技術方案落入專利權利要求的保護范圍,被控侵權技術方案卻能因為現有技術抗辯成立而擺脫侵權指控。
要解決這樣的悖論,就需要在適用現有技術抗辯時引入對預料不到的技術效果的考慮:對于催化劑用量比這一技術特征,被控侵權人選擇的催化劑用量比相對于現有技術公開的催化劑用量比取得了預料不到的技術效果,該技術特征與現有技術方案中的相應技術特征不屬于相同或者無實質性差異的技術特征,從而判定現有技術抗辯不成立,被控侵權技術方案侵權。
二、要素替代發明中的現有技術抗辯認定
《專利審查指南2010》中規定了要素替代的發明是指已知產品或方法的某一要素由其他已知要素替代的發明
一項涉及泵的發明,與現有技術相比,該發明中的動力源是液壓馬達替代了現有技術中使用的電機,假設這種替代產生了預料不到的技術效果,則該發明具備創造性。
被控侵權人生產了這種液壓馬達作為動力源的泵,如果在現有技術抗辯中僅僅進行技術特征的對比,液壓馬達與電機會被認為是慣用手段的直接替換,被控侵權技術方案中的液壓馬達與現有技術的電機無實質性差異,現有技術抗辯成立。從而也陷入專利權穩定有效,被控侵權技術方案落入專利權利要求的保護范圍,被控侵權技術方案卻能因為現有技術抗辯成立而擺脫侵權指控的矛盾中。
通過對預料不到的技術效果的考慮,同樣能解決上述矛盾:被控侵權人生產了液壓馬達作為動力源的泵,與專利權相同而侵權;至于被控侵權人提出的現有技術抗辯,被控侵權技術方案中的液壓馬達替換現有技術的電機時產生了預料不到的技術效果,因此液壓馬達與電機在本案中不再是慣用手段的直接替換,兩者屬于有顯著差異的技術特征,現有技術抗辯不成立。
三、要素省略發明中的現有技術抗辯認定
《專利審查指南2010》中規定了要素省略的發明是指省去已知產品或者方法中的某一項或多項要素的發明
現有技術由技術特征ABCDE組成;一項要素省略的發明的權利要求為ABCD,省略了技術特征E卻帶來了預料不到的技術效果;被控侵權技術方案為ABCD。
如果簡單適用司法解釋中關于現有技術抗辯的規定,被控侵權技術方案被訴落入專利權保護范圍的全部技術特征為ABCD,而該ABCD與現有技術方案中相應的ABCD相同,現有技術抗辯成立。這樣進行現有技術抗辯認定,專利權人的權利將形同虛設。
筆者認為,正確的做法應該是不能忽略現有技術和被控侵權技術的整體技術方案,現有技術的整體技術方案是ABCDE,而被控侵權技術的整體技術方案是ABCD,兩個技術方案之間存在預料不到的技術效果的不同,因此被控侵權人實施的技術方案不屬于現有技術方案,現有技術抗辯不成立。
除了以上列舉的發明類型,與現有技術在技術特征上僅有細微改變卻取得了預料不到的技術效果的發明創造還有很多,這類發明創造雖然在技術方案的非顯而易見性方面不明顯,但是因為取得了預料不到的技術效果而具備專利性。但是,如果被控侵權人按照這些發明創造實施侵權行為,其被控侵權技術方案與現有技術在技術特征上也僅有細微改變,容易被錯誤認定為現有技術抗辯成立。
在我國專利制度中,確權程序與侵權程序具有相對獨立性,即侵權程序一般不涉及權利有效性進行評價。但是,現有技術抗辯制度可以認為是間接評價了專利權的有效性,目的是為了避免專利權人將現有技術納入專利權的保護范圍而損害社會公眾利益。基于此,最高院在(2013)民提字第225號判決書中確立了抵觸申請類推適用現有技術抗辯:由于抵觸申請能夠破壞對比專利技術方案的新穎性,故在被訴侵權人以實施抵觸申請中的技術方案主張其不構成專利侵權時,應該被允許,并可以參照現有技術抗辯的審查判斷標準予以評判
對現有技術抗辯制度有了上述認識,就可以理解在適用現有技術抗辯時需要考慮預料不到的技術效果的原因:專利相對于現有技術取得了預料不到的技術效果,現有技術不能破壞該專利的新穎性或創造性,并且現有技術中并未有該預料不到的技術效果的發現,專利權人將基于該發現獲得專利權不屬于將現有技術納入專利權的保護范圍,沒有損害社會公眾利益,因此,適用現有技術抗辯時需要考慮預料不到的技術效果。
總之,在適用現有技術抗辯時應該考慮預料不到的技術效果,進行全面對比,既要對比被控侵權技術方案與現有技術方案的技術特征,又要考慮兩者之間的技術效果差異,如果有預料不到的技術效果,則不能認為現有技術抗辯成立。否則就容易出現專利權穩定有效,被控侵權技術方案落入專利權利要求的保護范圍,被控侵權技術方案卻能因為現有技術抗辯成立而擺脫侵權指控的悖論。
參考文獻:
①《專利法》第62條
②《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》 (法釋〔2009〕21號)第14條
③《專利審查指南2010》第二部分第四章第4.3節
④《專利審查指南2010》第二部分第四章第4.6.2節
⑤《專利審查指南2010》第二部分第四章第4.6.3節
⑥ 最高院(2013)民提字第225號判決書
 
 

 

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